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美国商标:申请基础 Filing Basis

在美国提交联邦注册商标时,申请人都必须明确“申请基础 filing basis”,有以下五种申请基础:

在美国实际使用【1(a) Actual Use in Commerce】
在美国意向使用【1(b) Intent to Use】
原属国商标注册【Section 44(e)Foreign Registration】
马德里国际注册【Section 66(a)International Registration】

实际使用【1(a) Actual Use in Commerce】

美国商标法坚持以商标的使用或有使用的意向作为注册的前提。美国之所以坚持使用原则,其中一个重要原因是合宪,商标法的立法依据是美国宪法中的贸易条款(commerce clause),所以商标应该在美国的商业贸易中进行使用。

基于实际使用的商标申请要求商标已投入美国的商业使用,并在申请时提交使用证据及投入使用的日期。这种申请方式速度最快,成本最低。

申请人如何来证明使用呢?在商标申请时,USPTO要求提交商标在商业中使用的证据,证据需要体现消费者在实际消费情境中看到的商标,因证据不符合要求而被驳回的商标很多,关于如何才是合格的样本,请见上篇文章《美国商标的使用证据》。

意向使用【1(b) Intent to Use】

商标尚未使用时,可以选择“意向使用”提交商标申请。基于意向使用要求申请人有将商标用于指定商品/服务的真诚意向,并在核准注册后的六个月内提交使用声明。

如果核准注册后六个月内申请人还没有准备好,申请人可以每六个月提交一次延期申请,最多可以延期三年。
有时候,即使商标已经在使用,有的申请人也选择基于意向使用提交申请,虽然这样花费稍多一些,但可以提供更多的灵活性。

原属国注册【Section 44(e)Foreign Registration】

只要原属国是巴黎公约或马德里协定的成员国,如果商标已在原属国获得注册,申请人可随时在美国以44(e)为基础提交申请,并不需要提交在美国的使用证据,这对外国申请人来说比较方便。由于申请阶段不需要提交使用证据,44(e)商标可以囊括的商品服务项目可以很广泛。
基于外国注册的商标和其它申请一样,商标局仍然会进行审查, 仍然有可能因为各种原因包括与在先商标冲突而被驳回。并且,在注册的五到六年间和续展时仍需提交使用证据。

有的申请人已在原属国申请了商标时, 可以基于该原属国商标申请以44(d)获取优先权,但需要在原属国申请日的六个月内提交。值得注意的是,即使六个月的窗口期已过,仍然可以随时以44 条申请,只是不再能享受到优先权了。

有的企业用44(d)来保密其商业计划。具体策略为,先在其它没有公开检索系统的国家申请商标,再在美国进行44(d)申请保证优先权。这样既争取到六个月的时间进行商业准备,同时又能确保得到商标权保护。苹果、谷歌、微软、迪斯尼等企业都曾使用过这类商标策略以保护研发中的产品和新商品名称等,例如FaceTime、Apple Pay都采用了44(d)策略。

另外一些企业需要进行先做市场测试才能决定是否投产、或者为了商标保护而进行防御性注册时,44(d)也是非常好的选择,因为在相当一段时间内不需要提交使用证据。

总之,44(d)有助于锁定优先权和保护商业秘密,但需要周密的计划和专业意见才能实现符合业务目标的战略。

马德里国际注册【Section 66(a)International Registration】

申请人如果是通过马德里指定美国,那么申请人不需要填写filing basis。也不需要在申请阶段提交商标使用证据。但该类申请进入美国后通常会收到审查意见,多为调整商品或服务。

申请基础修改或组合

申请人也可以根据具体情况组合使用44(d)优先权和1(b)意向使用。如果原属国注册失败或者注册过程缓慢,此时申请人就可以利用1(b)作为备选提交使用声明和证据,同时又保留了优先权。

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