作者：周亚玲律师
申请美国商标，可能因为以下几种情形被驳回，例如，通用名称、描述性、欺骗性商标、与在先商标存在混淆可能性、主要和仅仅是姓氏、国旗徽章等，以下对主要的不能获得注册的商标予以详述。
通用名称和描述性商标
和中国商标法类似，商品和服务的通用名称不能获得注册。美国专利商标局2022年5月份发布了一份两页的审查指南，题为《对驳回通用名称的审查举证标准的澄清》2，降低了审查员驳回通用名称商标时的举证责任。之前审查员采用比较高的证据标准，叫作“明确的证据（clear evidence）”，现在只需采用“合理预期（reasonable predicate）”证据标准。审查员只需通过字典、消费者和竞争者同行通用的称谓等来证明申请商标“合理预期”是商品的通用名称，这一修改主要是为了和第三方在异议和撤销程序中的举证标准统一。
描述性商标不能获得注册，因为描述性商标仅仅是描述了特定商品或服务的成分、质量、特征、功能、特征、目的或用途。例如“Fun toy”玩具、“CREAMY”奶制品、“104键”用于键盘，均为描述性商标。
臆造性、任意词、暗示性的商标可以获得注册。然而，描述性商标和暗示性商标之间的界限往往无法泾渭分明。如何区分描述性商标和暗示性商标呢？USPTO的审查标准为：描述性商标和产品之间的联想是同时发生的，不需要进行思维跳跃，例如“Sun Stop”用于防晒霜，联想是即刻发生的。而暗示性商标需要一定的想象力才能理解其含义，例如,“Microsoft”用于计算机软件、“NETSCAPTE”用于计算机软件, 尤其是后者，谐音Landscape（景观），商标和商品之间有一定的想象空间，消费者并不会即刻联想到互联网。
“Sun Stop”防晒霜这类描述性商标仅在获得了“第二含义”后可以获得注册。“第二含义”是针对词语本身的第一含义而言的，相当于中国商标法的“获得显著性“。指商家经过长期使用或大量广告宣传，消费者可以通过该商标识别商品来源。例如，虽然“IBM”是“International Business Machines”的简写，具有描述性，但经过长期使用大量宣传，消费者可以通过“IBM”来识别计算机商品的来源。
欺骗性商标
欺骗性商标是绝对禁止注册的。 怎么衡量欺骗性呢？在“Lovee Lamb”案2中，联邦巡回上诉法院提出了三步检验法作为欺骗性的判定标准：
第一，商标是否错误描述了商品的特征、质量、功能、构成或用途？
第二，如果是的话，消费者是否有可能以为描述是真实的？
第三，如果消费者有可能以为描述是真实的，那么这个错误描述是否有可能影响其购买决定？
应用到该案，商标“Lovee Lamb”用于合成纤维仿羊皮座套，
第一步，座套并非用羊羔皮制作而成的，因而“Lovee Lamb”商标错误描述了质量；
第二步，市场上确实有羊皮座套，消费者有可能误以为描述是真的；
第三步，错误描述是有可能影响消费者的购买决定的。
所以该商标有欺骗性，不得注册。
欺骗性的地名商标
《兰哈姆法》禁止使用虚假的原产地名称和虚假的描述。欺骗性描述的地名商标不得注册。检验标准为：商标的主要含义是地理性的；消费者有可能认为商品来源于该地，但实际上并非来源于该地。例如，如何“小俄罗斯”商标用于伏特加酒，但酒并非来自俄罗斯，就属于欺骗性的地名商标。
和在先商标存在混淆可能性
申请商标与在先商标存在混淆可能性(Likelihood of Confusion)是最常见的商标被驳回理由，也是审查意见中最常见的驳回理由。
商标审查中常用的是 ”杜邦Dupont” 案中提出的13个判断要素，包括：商标的相似性、商品或服务的性质及相似性、贸易渠道、消费者的购买环境、在先商标的知名度、实际混淆的程度、市场的交叉可能性等等。 例如，引证在先商标的“皮带”商品驳回了“珠宝”，虽然皮带和珠宝分属不同的类别，但审查律师的理由是，二者存在混淆可能性，有可能引起消费者的混淆误认。 答复此类审查意见需要根据客户的实际商业应用场景、商品的价格、消费者的审慎程度进行举证分析。
姓氏
当一个商标仅仅或主要是姓氏时不能获得商标注册，因为消费者很难识别商品的来源。并且基于普通法的传统，姓氏不能为任何人专有，因为专有会阻碍其他相同姓氏的个人进行正常的商业活动。除非商标申请人可以证明经过长期使用或大量广告自己的姓氏商标已经产生了第二含义，消费者可以识别商标或服务的来源，对于公众来说商标已经由姓氏变成了特定商品或服务的标记。 例如“麦当劳McDonald”、“海天HYATT”。实践中，姓氏商标并不需要达到“麦当劳”或“海天”这样的知名度才能获得第二含义，姓氏商标获得注册的例子屡见不鲜。
其它不能获得注册的情形
其它不能获得注册的情况还包括：包含美国和其它国家以及美国各州各市的国旗、徽章、奥林匹克标识、红十字、宗教标识、在世的人的姓名、肖像或签名（除非经书面同意），商标仅仅是商品的装饰性特征等情形。
不道德（immoral）、可耻的(scandalous) 和贬低性(disparage)的商标
值得一提的是，所谓不道德的、可耻的和贬低性的商标在美国可以注册。有两个最高法院案件与此相关，2016年，美国最高法院在Matal v. Tam案中判定美国商标法第1052(a)贬低条款违宪；2019年，最高法院在Iancu v. Brunetti案中认为不道德可耻条款违宪。
在Matal v. Tam案中，Tam先生和他的乐队申请了“THE SLANTS”商标用于他的亚裔摇滚乐队。 SLANTS意为斜眼，一直以来被认为是对亚洲人群外貌的刻板印象和嘲讽。最高法院认为美国商标法的贬低条款因违背了Freedom of Speech而违宪，理由是商标也是言论表达，“政府不得基于言论传达的观点而歧视该言论”。 自此所谓贬低性的商标可以作为商标。
2019年，最高法院在Iancu v. Brunetti认为商标法中的不道德可耻条款违宪。商标局认为公众会认为“FUCT”商标等同于F***，“粗俗”且“有明确的负面含义”。复审委员会也认为申请人的网站和产品上有“极端虚无主义“和”反社会行为“等图像，该商标极具冒犯性。
最高法院则认为, USPTO基于商标表达的观点而歧视言论。阿利托大法官在判决书写到“法律让政府来决定什么样的言论算是“不道德”或“可耻”，法律就很容易被用于非法目的“，他甚至指出了商标立法可以有更仔细的表达方法，而非”不道德“这样宽泛的说法。同时也有大法官在判决里表达了不同意见以及担忧：USPTO以后不再有法律依据来驳回最粗俗、最亵渎的商标了。
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